特許権についての属地主義に関する知財高裁大合議判決 ―令和5年5月26日― （速報）

1. はじめに

　令和5年5月26日、知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」といいます。）において、15例目※1の大合議判決が言い渡されました（知財高判（特別部）令和5年5月26日（令和4年（ネ）第10046号）（以下「本件大合議判決」といいます。））※2。この訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）においては、国境をまたぐシステムについて日本の特許権の効力が及ぶか否かが問題となりました。また、本件訴訟においては、サーバが日本国外に存在するシステムの発明の実施行為としての「生産」の意義について、令和3年特許法改正により導入された第三者意見募集（特許法105条の2の11）が初めて実施され、大きな注目を集めました。

　本件訴訟において、原告Xは、発明の名称を「コメント配信システム」とする特許（特許第6526304号。以下「本件特許」といいます。）に係る特許権（以下「本件特許権」といいます。）を有しているところ、米国法人である被告Y1が運営するインターネット上のコメント付き動画配信サービス（以下「被告各サービス」といいます。）に係るシステム（以下「被告各システム」といいます。）が、本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2に係る発明（以下「本件各発明」といいます。）の技術的範囲に属するものであり、米国法人である被告Y1が米国に存在するサーバから日本国内のユーザ端末に被告各サービスに係るファイル（以下「被告各ファイル」といいます。）を配信する行為が、被告各システムの「生産」に該当すると主張し、また、日本法人である被告Y2が被告Y1と実質的に一体のものとして上記行為を行っていると主張して、被告らに対し、差止めや損害賠償等を請求しました。

　本件訴訟では、被告各システムを構成するサーバが米国に存在することから、被告各システムが新たに作り出されるに当たって被告Y1がした行為が、本件各発明の実施行為としての「生産」（特許法2条3項1号）に該当し、本件特許権を侵害するものといえるかが主な争点となりました。

　本件大合議判決は、上記争点に関して、ネットワーク型システムの発明という「物の発明」について、当該発明に関する実施行為の一部が日本国外で行われた場合における日本の特許権侵害の成否に関する重要な判断を示しました。本ニュースレターでは、この争点に関する本件大合議判決の判断の内容を紹介いたします。