AIの発明者性について判示した東京地裁判決 ―東京地判令和6年5月16日―（速報）

2. 事案の概要

　本件において、原告は、「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」に関する発明について、欧州特許庁における特許出願を優先権の基礎とする出願として、特許協力条約に基づき、国際出願を行い、その国内書面における発明者の氏名として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載していました。

　なお、「ダバス（DABUS）」とは、Dr. Stephen Thaler が開発したとされるAIシステム「Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の頭文字を取ったもので※2、DABUSを発明者とする特許出願は、これまで日本以外の国及び地域においても行われており、その状況については4.において後述します。

　これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者欄の氏名人を記載する補正を命じましたが（特許法184条の5第2項）、原告は、特許法にいう「発明」はAI発明（自然人が介在することなくAIが自律的に生成した発明）を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないことを理由にこれに応じなかったことから、特許庁長官は、出願却下処分（以下「本件処分」といいます。）を行いました（同法184条の5第3項）。

　そこで、原告は、本件処分に対し審査請求を行ったものの、特許庁により上記審査請求を棄却されたことから、東京地方裁判所に本件処分の取消訴訟を提起しました。

3. 本判決の概要

　本判決は、次のとおり述べ、「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」と判示し、原告の主張を斥けました。

• 知的財産基本法の規定の解釈

1. 知的財産基本法2条1項は、「知的財産」について、「発明･･･その他の人間の創作的活動により生み出されるもの･･･」と定義しており、「発明」を「人間の創作的活動により生み出されるもの」の例示として定義している。同項は、立法経緯に照らし、その文言どおり、AI発明を想定していなかったものと解するのが相当である。
• 特許法の規定の解釈
2. 特許法36条1項2号は、同項1号（特許出願人の氏名又は名称）と異なり、発明者の表示について、発明者の氏名を記載しなければならない旨を規定しており、発明者が自然人であることを当然の前提としている。
3. 特許法66条、29条1項は、設定の登録により発生する特許権について、「発明をした者」が特許を受けることができる旨を規定しており、AIは（自然人ではなく）法人格も有さないから、「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。
4. 原告の主張は、AI発明をめぐる実務上の懸念等十分傾聴に値するところがあるものの、立法論であれば格別、特許法の解釈適用としては、その域を超えるものというほかない。
• 特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合の不都合性
5. 仮に特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合、AI発明に関係している者（例えば、発明をしたAI又は当該発明のソースコード等のソフトウェアに関する権利者、当該発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管理する者）のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠く。なお、民法205条が準用する同法189条（善意の占有者による果実の取得等）の規定によっても、果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできないというべきである。
6. 特許法29条2項（進歩性）は「当業者」（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）を基準として判断されるところ、自然人の創作能力と、今後更に進化するAIの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断することは困難であり、自然人が想定されていた「当業者」という概念を、直ちにAIに適用するのは相当ではない。
7. 上記⑥で述べた自然人とAIの創作能力の相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法により存続期間とは異なるものと制度設計する余地も十分あり得るものといえる。
• AI発明に係る制度設計の在り方は立法論として検討すべき
8. （上記によれば）AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他のAI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である※3。
9. グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多い。
• AI発明を保護しないという解釈とTRIPS協定27条1項等の関係について
10. TRIPS協定27条1項は、「特許の対象」を規律の内容とするものであり、「権利の主体」につき、加盟国に対し、加盟国の国内特許法にいう「発明者」にAIを含めるよう義務付けるものとまでいえない。
11. 原告主張に係る欧州特許庁の見解（EPC 81条第一文の定め（欧州特許出願は、発明者を指定しなければならない。）について、自然人の発明者を特定できない場合には、EPC 81条第一文の法理は適用されないと議論することは可能であるとする見解）も、特許法に関する判断の国際調和という観点から一つの見解を示すものとして十分参考にはなるものの、属地主義の原則に照らし、我が国の特許法の解釈を直ちに左右するものとはいえず、本件に適切ではない。

4. DABUSを発明者とする特許出願の諸外国における状況

　AIシステムであるDABUSを発明者とする特許出願（以下「DABUS出願」といいます。）は、AIによる自律的な発明・創作を知的財産法制度で保護すること等を目的として、これまで、18の国及び地域において行われており※4、本判決に先立って、複数の国及び地域の司法機関や知的財産当局がDABUSの発明者適格性について判断を下しています。主要な国及び地域における判断の状況については以下のとおりであり、多くの国及び地域においてDABUSの発明者適格性が否定されています。

5. AI発明の保護に関する諸外国の動向

　DABUS出願に対する各国の対応は、現行法の下でAIを発明者として認めることはできないとの立場で概ね一致しているものの、AI発明に関する議論の高まりを受けて、一部の国及び地域ではAI発明の特許保護に関するガイドライン等の策定が進められています。

6. 日本におけるAI発明の保護に関する議論

　日本におけるAI発明の保護に関する近時の議論をまとめたものとして、例えば、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ（案）」（令和6年4月22日実施のAI時代の知的財産権検討会（第7回）・配布資料1※26）84頁は、次のとおり述べています。

　なお、日本の特許庁は、令和3年7月30日付「発明者等の表示について」※27において、「発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能（AI）等を含む機械を発明者として記載することは認めていません」と述べており、本件処分も、このような方針に則したものとなっていました。

7. 最後に

　AIと発明を巡っては、あくまでAIを利用する自然人が「発明者」となることを前提に、発明の過程でAIを利用した場合でも特許の要件を満たすか否かも一つの論点ですが、本判決は、AIが自律的に行った発明に関してAI自身が「発明者」となることの是非が問われたものであり、注目に値します。

　どのような場合にAIが「自律的」に発明をしたと言い得るかはケースバイケースの判断になりますが、生成AIの性能の飛躍的な向上等もあり、今後、発明の過程におけるAIの利用は益々活発に行われるようになることが想定されます。日本においても、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」という特許法の目的も踏まえ（若しくは、そのような目的を維持するか否かも含めて）、AIが自律的に発明した発明の保護の要否・方法等について改めて検討し、明確なルール形成を速やかに行うことが期待されます。