
殿村桂司 Keiji Tonomura
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ニュースレター
<AI Update> 米国におけるAI大統領令発令後の取組みについてのアップデート(2024年3月)
日本のAIガバナンスの基本となる「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」の概要(2024年5月)
<AI Update> 「欧州AI法」の概要と日本企業の実務対応(2024年6月)
<AI Update> 米国におけるAI大統領令発令後の取組みについてのアップデートAI発明に対する特許付与について判示した知財高裁判決 ―知財高判令和7年1月30日―(速報)(2025年2月)
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最新AIアップデート 第1回「AIと著作権 ~文化庁『AIと著作権に関する考え方について』を踏まえた議論の最前線~」
最新AIアップデート 第2回「欧州AI Act ~迫る施行に向けた企業の実務対応~」
令和6年5月16日、東京地方裁判所民事第40部において、特許法に規定する「発明」とは自然人によるものに限られるかどうか(特許法に規定する「発明者」にAIが含まれるか否か)が争点となっていた事案につき判決が言い渡されました(令和5年(行ウ)第5001号)※1。
本判決は、上記争点に関し、日本で初めて、特許法の規定する「発明者」は自然人に限られ、AIは含まれないとする重要な判断を示しました。本ニュースレターでは、この争点に関する本判決の判断の内容と諸外国における議論状況を紹介いたします。
本件において、原告は、「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」に関する発明について、欧州特許庁における特許出願を優先権の基礎とする出願として、特許協力条約に基づき、国際出願を行い、その国内書面における発明者の氏名として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載していました。
なお、「ダバス(DABUS)」とは、Dr. Stephen Thaler が開発したとされるAIシステム「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の頭文字を取ったもので※2、DABUSを発明者とする特許出願は、これまで日本以外の国及び地域においても行われており、その状況については4.において後述します。
これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者欄の氏名人を記載する補正を命じましたが(特許法184条の5第2項)、原告は、特許法にいう「発明」はAI発明(自然人が介在することなくAIが自律的に生成した発明)を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないことを理由にこれに応じなかったことから、特許庁長官は、出願却下処分(以下「本件処分」といいます。)を行いました(同法184条の5第3項)。
そこで、原告は、本件処分に対し審査請求を行ったものの、特許庁により上記審査請求を棄却されたことから、東京地方裁判所に本件処分の取消訴訟を提起しました。
本判決は、次のとおり述べ、「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」と判示し、原告の主張を斥けました。
AIシステムであるDABUSを発明者とする特許出願(以下「DABUS出願」といいます。)は、AIによる自律的な発明・創作を知的財産法制度で保護すること等を目的として、これまで、18の国及び地域において行われており※4、本判決に先立って、複数の国及び地域の司法機関や知的財産当局がDABUSの発明者適格性について判断を下しています。主要な国及び地域における判断の状況については以下のとおりであり、多くの国及び地域においてDABUSの発明者適格性が否定されています。
米国 | 米国特許商標庁(USPTO)はDABUS出願を拒絶した後、2020年4月27日付で不服申立てを棄却した※5。DABUSを発明者として認めない旨のUSPTOの判断は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の2021年9月2日付判決※6及び連邦巡回区控訴裁判所の2022年8月5日付判決※7においても支持された。これらの判決では、特許法の文言解釈に基づき、発明者は自然人に限定されると判示された。2023年4月24日、連邦最高裁判所は、裁量上訴を受理しなかった※8。 |
---|---|
欧州 | 欧州特許庁(EPO)はDABUS出願を拒絶し、EPO審判部は、2021年12月21日付で出願人による審判請求を棄却した※9。EPO審判部は、AIによって生成された発明もまた、EPC 52条(1)に基づいて特許化が可能であると議論する余地がある※10としつつ、最終的には発明者は法的能力を有する者でなければならないとし、法的能力を有しない機械を発明者として指定することはできないと判断した。 |
英国 | 英国知的財産庁(UKIPO)は、2019年12月4日付でDABUS出願を拒絶する旨決定した※11。英国高等法院の2020年9月21日付判決※12及び英国控訴院の2021年9月21日付判決※13においても、AIを発明者として認めることはできないとして、UKIPOの判断は支持された。更に、英国高等裁判所は2023年12月20日付で英国控訴院による判決に対する上告を棄却した※14。英国最高裁判所は、特許法の規定に基づき、発明者は自然人でなければならないと判示した。 |
ドイツ | ドイツ特許商標庁(GPTO)はDABUS出願を拒絶した。ドイツ連邦特許裁判所は2021年11月11日付判決※15において、発明者の指定要件は発明者の人格権を保護することを目的としているが、機械には人格権がないとして、AIを発明者として認めなかった。ドイツ連邦特許裁判所は、DEBUSを発明者とする「注意を喚起し誘引するための装置及び方法」に関する2023年6月21日付の判決※16においても、AIを発明者として認めなかった。 |
オーストラリア | オーストラリア特許庁がDABUS出願を拒絶したのに対して、オーストラリア連邦裁判所は2021年7月30日付の判決※17において、オーストラリア特許法における「発明者」には人だけでなく物も含まれるとして、AIが特許出願の発明者になり得ると判断した。しかし、控訴審であるオーストラリア連邦裁判所合議体法廷(Full Court)は、2022年4月13日付の判決※18において、特許出願における「発明者」は自然人でなければならず、AIであるDABUSは特許出願の発明者とすることはできない旨判断した。 |
南アフリカ | 南アフリカ企業・知的財産委員会(CIPC)は2021年7月28日付でDABUS出願に関する特許を付与した※19。但し、南アフリカにおいて実体審査はされておらず、登録官による方式審査を通過すれば特許が付与される。 |
中国 | 中国国家知識産権局(CNIPA)は2021年4月14日付の前置審査においてDABUS出願を拒絶する決定を行い、当該決定は2022年1月25日付の再審査においても支持された。現在、当該決定を不服とする行政訴訟が北京知的財産法院に係属している※20。 |
米国 | 米国特許商標庁(USPTO)はDABUS出願を拒絶した後、2020年4月27日付で不服申立てを棄却した※5。DABUSを発明者として認めない旨のUSPTOの判断は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の2021年9月2日付判決※6及び連邦巡回区控訴裁判所の2022年8月5日付判決※7においても支持された。これらの判決では、特許法の文言解釈に基づき、発明者は自然人に限定されると判示された。2023年4月24日、連邦最高裁判所は、裁量上訴を受理しなかった※8。 |
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欧州 | 欧州特許庁(EPO)はDABUS出願を拒絶し、EPO審判部は、2021年12月21日付で出願人による審判請求を棄却した※9。EPO審判部は、AIによって生成された発明もまた、EPC 52条(1)に基づいて特許化が可能であると議論する余地がある※10としつつ、最終的には発明者は法的能力を有する者でなければならないとし、法的能力を有しない機械を発明者として指定することはできないと判断した。 |
英国 | 英国知的財産庁(UKIPO)は、2019年12月4日付でDABUS出願を拒絶する旨決定した※11。英国高等法院の2020年9月21日付判決※12及び英国控訴院の2021年9月21日付判決※13においても、AIを発明者として認めることはできないとして、UKIPOの判断は支持された。更に、英国高等裁判所は2023年12月20日付で英国控訴院による判決に対する上告を棄却した※14。英国最高裁判所は、特許法の規定に基づき、発明者は自然人でなければならないと判示した。 |
ドイツ | ドイツ特許商標庁(GPTO)はDABUS出願を拒絶した。ドイツ連邦特許裁判所は2021年11月11日付判決※15において、発明者の指定要件は発明者の人格権を保護することを目的としているが、機械には人格権がないとして、AIを発明者として認めなかった。ドイツ連邦特許裁判所は、DEBUSを発明者とする「注意を喚起し誘引するための装置及び方法」に関する2023年6月21日付の判決※16においても、AIを発明者として認めなかった。 |
オーストラリア | オーストラリア特許庁がDABUS出願を拒絶したのに対して、オーストラリア連邦裁判所は2021年7月30日付の判決※17において、オーストラリア特許法における「発明者」には人だけでなく物も含まれるとして、AIが特許出願の発明者になり得ると判断した。しかし、控訴審であるオーストラリア連邦裁判所合議体法廷(Full Court)は、2022年4月13日付の判決※18において、特許出願における「発明者」は自然人でなければならず、AIであるDABUSは特許出願の発明者とすることはできない旨判断した。 |
南アフリカ | 南アフリカ企業・知的財産委員会(CIPC)は2021年7月28日付でDABUS出願に関する特許を付与した※19。但し、南アフリカにおいて実体審査はされておらず、登録官による方式審査を通過すれば特許が付与される。 |
中国 | 中国国家知識産権局(CNIPA)は2021年4月14日付の前置審査においてDABUS出願を拒絶する決定を行い、当該決定は2022年1月25日付の再審査においても支持された。現在、当該決定を不服とする行政訴訟が北京知的財産法院に係属している※20。 |
DABUS出願に対する各国の対応は、現行法の下でAIを発明者として認めることはできないとの立場で概ね一致しているものの、AI発明に関する議論の高まりを受けて、一部の国及び地域ではAI発明の特許保護に関するガイドライン等の策定が進められています。
米国 |
2023年10月に署名された「AIの安全性の確保及び信頼性の高いAIの開発・活用のための大統領令(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)」※21に基づく取り組みの一環として、米国特許商標庁(USPTO)が2024年2月13日付で「AIの支援を受けた発明の発明者性に関するガイダンス(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)」を公表した※22。このガイダンスは、特許及び特許出願に記載される発明者は自然人でなければならないとしたDABUS出願に関するUSPTO及び連邦巡回区控訴裁判所の判断を確認した上で、AIを利用した発明が一律に拒絶されるわけではなく、Pannu事件※23において示されたPannuファクターと呼ばれる評価要素に基づき、自然人が、クレームされた発明に顕著な貢献をしたと認められる場合には、その自然人が発明者として認定され得ることを明確にしている。USPTOは更に、AIの支援を受けた発明におけるPannuファクターの適用に役立つ5つの原則(Guiding Principles)を、非網羅的なリストとして提供している。 更に、2024年4月11日には、USPTOへの手続きにおけるAIの使用に関するガイダンス(Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office)※24も公表され、原則としてAIの使用を報告する義務はないものの、AIの使用が特許性判断において重要である場合には報告義務があることが言及されている。 |
---|---|
欧州 | 欧州特許庁(EPO)は、2024年3月版の審査ガイドライン(Guidelines for Examination in the EPO)を発表し、従来、発明者を「法的能力を有する者(a person with legal capacity)」とする要件を「自然人(natural person)」とする改訂を行った。また、DABUS出願に関するEPO審判部の2021年12月21日付の決定を踏まえて、指定された発明者(designated inventor)が自然人であることをEPOが確認することが明記された。 |
中国 | 2024年1月20日に施行された中国国家知識産権局(CNIPA)の「専利審査指南」※25において、発明者は自然人でなければならず、AIの名称を発明者として特許出願に記載してはならない旨が明記されている。 |
米国 |
2023年10月に署名された「AIの安全性の確保及び信頼性の高いAIの開発・活用のための大統領令(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)」※21に基づく取り組みの一環として、米国特許商標庁(USPTO)が2024年2月13日付で「AIの支援を受けた発明の発明者性に関するガイダンス(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)」を公表した※22。このガイダンスは、特許及び特許出願に記載される発明者は自然人でなければならないとしたDABUS出願に関するUSPTO及び連邦巡回区控訴裁判所の判断を確認した上で、AIを利用した発明が一律に拒絶されるわけではなく、Pannu事件※23において示されたPannuファクターと呼ばれる評価要素に基づき、自然人が、クレームされた発明に顕著な貢献をしたと認められる場合には、その自然人が発明者として認定され得ることを明確にしている。USPTOは更に、AIの支援を受けた発明におけるPannuファクターの適用に役立つ5つの原則(Guiding Principles)を、非網羅的なリストとして提供している。 更に、2024年4月11日には、USPTOへの手続きにおけるAIの使用に関するガイダンス(Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office)※24も公表され、原則としてAIの使用を報告する義務はないものの、AIの使用が特許性判断において重要である場合には報告義務があることが言及されている。 |
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欧州 | 欧州特許庁(EPO)は、2024年3月版の審査ガイドライン(Guidelines for Examination in the EPO)を発表し、従来、発明者を「法的能力を有する者(a person with legal capacity)」とする要件を「自然人(natural person)」とする改訂を行った。また、DABUS出願に関するEPO審判部の2021年12月21日付の決定を踏まえて、指定された発明者(designated inventor)が自然人であることをEPOが確認することが明記された。 |
中国 | 2024年1月20日に施行された中国国家知識産権局(CNIPA)の「専利審査指南」※25において、発明者は自然人でなければならず、AIの名称を発明者として特許出願に記載してはならない旨が明記されている。 |
日本におけるAI発明の保護に関する近時の議論をまとめたものとして、例えば、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ(案)」(令和6年4月22日実施のAI時代の知的財産権検討会(第7回)・配布資料1※26)84頁は、次のとおり述べています。
現時点では、AI 自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のために AI が利用される・・・ような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられ・・・AI を利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへの入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべき・・・。
他方で、今後、・・・AI が自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向等を踏まえながら、引き続き必要に応じた検討を進めることが望ましい・・・。
また、AI 自体の権利能力(AI 自体が特許を受ける権利や特許権の権利主体になれるか)についても・・・国際動向等も踏まえながら、引き続き必要に応じて検討を進めることが望ましい・・・。
現時点では、AI 自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のために AI が利用される・・・ような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられ・・・AI を利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへの入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべき・・・。
他方で、今後、・・・AI が自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向等を踏まえながら、引き続き必要に応じた検討を進めることが望ましい・・・。
また、AI 自体の権利能力(AI 自体が特許を受ける権利や特許権の権利主体になれるか)についても・・・国際動向等も踏まえながら、引き続き必要に応じて検討を進めることが望ましい・・・。
なお、日本の特許庁は、令和3年7月30日付「発明者等の表示について」※27において、「発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能(AI)等を含む機械を発明者として記載することは認めていません」と述べており、本件処分も、このような方針に則したものとなっていました。
AIと発明を巡っては、あくまでAIを利用する自然人が「発明者」となることを前提に、発明の過程でAIを利用した場合でも特許の要件を満たすか否かも一つの論点ですが、本判決は、AIが自律的に行った発明に関してAI自身が「発明者」となることの是非が問われたものであり、注目に値します。
どのような場合にAIが「自律的」に発明をしたと言い得るかはケースバイケースの判断になりますが、生成AIの性能の飛躍的な向上等もあり、今後、発明の過程におけるAIの利用は益々活発に行われるようになることが想定されます。日本においても、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」という特許法の目的も踏まえ(若しくは、そのような目的を維持するか否かも含めて)、AIが自律的に発明した発明の保護の要否・方法等について改めて検討し、明確なルール形成を速やかに行うことが期待されます。
※1
令和6年5月21日現在、本判決の判決書は、裁判所ホームページで公開されています。(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92981)
※3
なお、この点については、本判決の最後においても「原告の主張内容及び弁論の全趣旨に鑑みると、まずは我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、AI発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、最後に改めて付言する。」と強調されています。
※4
The Artificial Inventor Projectの公式ウェブサイト(https://artificialinventor.com/patent/)によれば、現在までに、南アフリカ、英国、欧州、ドイツ、イスラエル、大韓民国、日本、ニュージーランド、中国、米国、オーストラリア、カナダ、サウジアラビア、台湾、ブラジル、インド、シンガポール、スイスにおいて特許出願がされています。
※5
In re Application No. 16/524,350
※6
Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021)
※7
Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)
※9
J 0008/20
※10
”[I]t is arguable that AI-generated inventions too are patentable under Article 52(1) EPC.”
※11
BL O/741/19
※12
Thaler v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2020] EWHC 2412 (Pat)
※13
Thaler v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2021] EWCA Civ 1374
※14
Thaler v Comptroller [2023] UKSC 49
※15
11 W (pat) 5/21
※16
18 W (pat) 28/20
※17
Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879
※18
Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62
※19
出願番号ZA2021/03242(国際出願番号PCT/IB2019/057809、国際公開番号WO2020/079499)
※20
(2024) Jing 73 Xing Chu No. 6353 [(2024)京73行初6353号]
※23
Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)
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